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阅读 | 发布时间:2019-08-05 17:17:52
从一个复审案例浅谈创造性评判中“可能性”与“显而易见性”的关系

 

摘要 判断是否显而易见,核心问题完全不在于是否存在将最接近现有技术与区别技术特征结合的可能性,或本领域普通技术人员是否具有实现区别技术特征的可能性或能力,而是在于现有技术是否给出了将最接近现有技术与区别技术特征结合的客观明确的相关技术启示。历年复审或无效决定,进一步支持以上的结论,也表明在这个问题上,复审委的立场是一贯的、明确的。


关键词:创造性 可能性 显而易见性

 

一、引言

根据专利法第22条第1款的规定,授予专利权的发明应当具备新颖性、创造性和实用性,因此申请专利的发明具备创造性是授予其专利权的必要条件之一。根据专利法第22条第3款的规定,审查发明是否具备创造性,应当审查发明是否具有突出的实质性特点以及是否实现显著的技术进步,其中审查发明是否具有突出的实质性特点(即,相对于现有技术是否显而易见)是创造性判断中的重点和难点。为了便于理解和操作,《专利审查指南》(2010版)提供了三步法作为创造性评判的基本方法:(1)确定最接近的现有技术;(2)确定发明的区别技术特征和发明实际要解决的技术问题;(3)判断要求保护的发明对本领域普通技术人员来说是否显而易见[1]。其中在第三步判断要求保护的发明对本领域普通技术人员来说是否显而易见时,在审查实践中,有一种现象,把区别技术特征与最接近现有技术存在的结合的可能性,一律视为是显而易见的,从而否认发明创造性,使申请人的创新成果未得到专利法的保护,有悖于鼓励发明创造的立法宗旨。

 

二、判断要求保护的发明对本领域普通技术人员来说是否显而易见时的考量因素

在世界各国的审查实践中,虽然各国用了不相同的思路来规定创造性,但都共同使用了“非显而易见性”的判断标准。显而易见与否,是以本领域普通技术人员为主体做出的判断,但不同国家有不同的具体判断方法,例如,美国的判断方法集中体现于“教导—启示—动机”检验法,欧洲的判断方法集中体现于“问题—解答”方法。但需要指出的是,不同的创造性判断方法都是为了尽量客观地判断非显而易见性[2][3]

 

在我国的专利实践中,在判断非显而易见性时,要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发,判断要求保护的发明对本领域普通技术人员来说是否显而易见。判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际要解决的技术问题)的启示,这种启示会使本领域普通技术人员在面对所述技术问题时,有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,不具有突出的实质性特点[1]

 

下述情况,通常认为现有技术中存在上述技术启示,从而导致发明是显而易见的:

i)所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段;

ii)所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段,例如,同一份对比文件其它部分披露的技术手段,该技术手段在该其它部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同;

iii)所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段,该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同;

iv)其它对比文件中披露了不同于发明区别特征的技术手段,其与发明的区别特征具有相同或类似的作用,本领域技术人员能够通过公知的变化或利用公知的原理对该技术手段进行改型,将其应用于最接近的现有技术中获得发明,且可以预期其效果;

v)现有技术中虽然没有教导,但出于解决本领域中公认的问题或满足本领域普遍存在的需求的目的,如出于更便宜、更洁净、更快捷、更轻巧、更耐久或更有效的考虑,使得本领域技术人员有动机及能够采用已知技术手段对最接近的现有技术进行改进而获得发明,并可以预期其效果[4] [5]

 

下述情况,通常认为现有技术中不存在上述技术启示,因此发明是非显而易见的:

vi)所述区别特征公开于作为最接近的现有技术的对比文件的其它部分,根据发明和/或现有技术的教导,这些特征所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决发明实际解决的技术问题所起的作用不同;

vii)其它对比文件公开了发明的区别特征,但这些特征在现有技术中所起的作用与在发明中的作用不同;

viii)其它对比文件公开了发明的区别特征,并且这些特征在现有技术中所起的作用与在发明中的作用相同,但将这些特征应用于最接近的现有技术时存在技术障碍;

ix)作为最接近的现有技术的对比文件的其它部分,或者其它对比文件,给出了与发明相反的教导[6]

 

可以看出,关于本领域普通技术人员可能结合最接近现有技术与区别技术特征,即,将区别技术特征与最接近现有技术结合的“可能性”,是否等同于将区别技术特征与最接近现有技术结合的“显而易见性”,并不与上述第(i)至(ix)种情况中的任一种情况完全对应。因此,“可能性”是否等同于“显而易见性”显然不能一概而论,应以本领域普通技术人员作为判断主体,结合上述第(i)至(ix)种情况,必要时还要考虑所涉及技术领域授权当时的可预见水平的高低,尽量客观地来评价本领域普通技术人员将区别技术特征与最接近现有技术结合的“可能性”是否是显而易见的。

 

三、案例回放

申请号201480067177.1,发明名称为“用于接触氨和/或尿素的含氟弹性体部件”的中国发明专利申请,在实质审查阶段被审查员以不具备创造性为理由驳回,在复审阶段,经申请人修改权利要求书和争辩后获得授权。

 

(一)驳回决定和复审通知书

驳回决定所涉及的独立权利要求1:一种用于接触氨和/或尿素的部件,所述部件具有与尿素和氨中的至少一者接触的表面,所述表面包含含氟弹性体组合物,所述含氟弹性体组合物包含含氟聚合物和水滑石化合物。

根据该发明的记载,其发明目的是提供一种在与尿素和/或氨接触时,具有抗性的含氟弹性体组合物,以及提供一种改进含氟弹性体组合物及其部件与尿素和/或氨接触时的抗溶胀性。

审查员在驳回决定中指出:对比文件1公开了一种包含双重固化水滑石的含氟弹性体组合物,其包含含氟聚合物和水滑石化合物,所述含氟弹性体组合物在高温的水和蒸汽中具有改善的(即,降低的)体积溶胀性。

权利要求1与对比文件的区别技术特征仅在于,限定了与尿素和氨中的至少一者接触的部件的表面包含含氟弹性体组合物。基于该区别技术特征可以确定权利要求1所限定技术方案实际要解决的技术问题是,将含氟弹性体组合物应用于与尿素和氨中的至少一者接触的部件的表面,从而得到一种可以与尿素和氨进行接触而防止或减少溶胀的部件。

然而,对比文件1已经公开了包含含氟聚合物和水滑石化合物的含氟弹性体组合物,在高温的水和蒸汽中具有改善的(即,降低的)体积溶胀性,因此,当需要防止或减少与尿素和氨接触的部件的溶胀性时,本领域普通技术人员有动机将所述含氟弹性体组合物应用于与尿素和氨接触的部件的表面上,这对于本领域普通技术人员来说是显而易见的。

申请人随后提出复审请求并提出争辩理由:对比文件1教导了水滑石可用作提供良好耐水溶胀性的填充剂,以及包含含氟聚合物和水滑石化合物的含氟弹性体组合物在高温的水和蒸汽中具有改善的(即,降低的)体积溶胀性,但没有任何证据可以表明对比文件1所公开组合物在尿素和/或氨存在下会具有降低的溶胀性,并且现有技术数据明确地证明在高温水和蒸汽存在下的耐体积溶胀性并不必然意味着在含氮化合物(例如,乙二胺、尿素或氨)存在下也具有耐体积溶胀性。

在前置审查中,审查员坚持认为:在对比文件1公开了这种含氟弹性体组合物在与高温的水和蒸汽中具有降低的溶胀性时,本领域普通技术人员就有动机将这种材料尝试与其它物质接触来看其与其它物质接触时是否仍然具有降低的溶胀性,因此当利用的仍然是这种材料本身,而且利用的也是这种材料本身固有的性质时,仅仅是将接触的材料由高温的水和蒸汽替换为氨和/或尿素时,并不能满足创造性的要求。

 根据审查员的观点,将对比文件1教导的用于改善在高温的水和蒸汽中耐体积溶胀性的组合物用于改善与尿素和/或氨接触的耐溶胀性,对于本领域普通技术人员来说是“可能的”,并因此是显而易见的。

 在复审通知书中,合议组并未反对申请人在提交复审请求书时陈述的观点,但是认为权利要求的范围与所陈述的理由不够匹配,并从而提出了新的反对理由:权利要求1所限定部件能够接触尿素和/或氨,是通过使用水滑石化合物来改善含氟弹性体组合物在与尿素和/或氨接触时的抗性来实现的,这是包含含氟聚合物和水滑石化合物的含氟弹性体组合物本身固有的特性,因此权利要求1所限定部件与对比文件相比并不具有某种特定的结构和/或组成,因此缺乏新颖性。

 

(二)答复复审通知书时的修改和争辩

鉴于合议组不认同技术特征“用于接触氨和/或尿素”和“与尿素和氨中的至少一者接触”对产品权利要求的限定作用,并从而反对产品权利要求的新颖性,申请人在答复复审通知书时将权利要求1由产品权利要求修改为用途权利要求,即,修改为:水滑石化合物在用于接触氨和/或尿素的部件的含氟弹性体组合物中的用途,用于在所述含氟弹性体组合物与尿素和氨中的至少一者接触时防止或减少所述含氟弹性体组合物的溶胀。

 申请人进一步指出,对比文件1的技术方案中,水滑石的作用是作为填充剂改善耐水溶胀性,从而改善包含含氟聚合物和水滑石化合物的含氟弹性体组合物在高温的水和蒸汽中的耐体积溶胀性,而本发明的技术方案中,加入水滑石化合物的目的是防止或减少与尿素和氨中的至少一者接触的部件的溶胀性,因此水滑石化合物在本发明中的作用和在对比文件1中的作用不同。

虽然本领域普通技术人员可能、甚至能够尝试将对比文件1教导的用于改善在高温的水和蒸汽中耐体积溶胀性的组合物,用于改善与尿素和/或氨接触的耐溶胀性,但是现有技术没有就这种可能性的尝试为本领域普通技术人员提供任何技术教导或启示。

特别是,没有任何证据能够证明在高温的水和蒸汽中的耐体积溶胀性和在与尿素和/或氨接触的耐溶胀性之间有相关性,甚至申请人提交的证据还证明了在高温的水和蒸汽中的耐体积溶胀性和在与尿素和/或氨接触的耐溶胀性之间没有相关性,因此,本领域普通技术人员没有动机将对比文件1教导的用于改善在高温的水和蒸汽中耐体积溶胀性的组合物用于改善与尿素和/或氨接触的耐溶胀性。

合议组发出的复审决定书支持了申请人提交的上述理由,并由此撤销了国家知识产权局作出的驳回决定。其中,关于“可能性”与“显而易见性”的关系,合议组还给出了如下的评述。

尽管本领域普通技术人员在对比文件1的基础上,有可能将对比文件1中的材料尝试与其它物质接触,来看与其它物质接触时是否仍然具有降低的溶胀性,但在现有技术没有给出相关技术启示的情况下,本领域普通技术人员面对海量的化学品,仅靠这种随机选择并不能显而易见地得到本申请的技术方案。

 

四、案例评析

根据合议组的上述观点,创造性评判中将最接近现有技术与区别技术特征结合的“可能性”并不必然等同于这种结合的“显而易见性”,而是只有在现有技术给出相关技术启示的情况下,“可能性”才能转化为“显而易见性”。


引用对比文件的意义在于帮助我们客观地判断,在申请日前,本领域普通技术人员曾经得到过什么样的启示,这种启示能够引导他进行什么样的技术活动。所谓启示,包括明示,即从对比文件中可以直接反映出的内容,以及暗示,即未直接描述但技术人员可从中感悟到的内容[7]。创造性判断中遇到的困难往往在于对暗示内容的判断,本案件涉及的就是如何确定对比文件“暗示”的内容。


在本案的整个审理过程中,驳回决定中对事实的描述与复审决定书中所述的事实完全一致。所不同的是,对于对比文件中未直接描述的内容,即所谓“暗示”内容的推断方法不同。驳回决定中认为对比文件已经给出了将所述含氟弹性体组合物应用于与尿素和氨接触的部件的表面的暗示,其主要理由是,对比文件已经公开了特定组合物在高温的水和蒸汽中具有改善的体积溶胀性,因此,当需要防止或减少与尿素和氨接触的部件的溶胀性时,本领域普通技术人员有动机使用所述组合物。相反,复审决定书中则通过对比文件的整体信息所给出的启示,判断普通技术人员在阅读该对比文件时,是否会得到这样的暗示。这两种方法的区别在于,前者是从本领域普通技术人员能否(可能)采用某种技术手段的角度出发,而后者则是通过整个对比文件是否给出了某种启示,来判断本领域普通技术人员有无动机在本申请的技术方案中采用这样的技术手段。


因此,判断是否显而易见的关键问题不是技术手段本身对于本领域普通技术人员来说是否是可能的,是否具有可行性,即,是否可能或有能力这么做,而是本领域普通技术人员从现有技术出发,是否有明确的技术启示或教导本领域普通技术人员这样做。技术上的可行性及无障碍性只是满足再现性要求的必要条件,而不是判断本领域普通技术人员可显而易见使用该技术手段的充分条件。当现有技术中存在着一种客观的明确的启示,该启示指导本领域普通技术人员将作为区别技术特征的某种技术手段与最接近现有技术结合以解决面临的技术问题时,本领域普通技术人员才有进行这种结合的主观意愿;此时,最接近现有技术与该区别技术特征结合的“可能性”才等同于“显而易见性”。


如果现有技术的结合不需要任何教导、启示或动机,只要存在“拼凑”在一起就覆盖一项权利要求所限定全部技术特征的可能性,就因此否定该权利要求所限定技术方案的非显而易见性,那么世界上将没有几件专利申请符合创造性的要求[8]。事实上,认为这种可能性等同于显而易见性的观点或思路,本质上是一种变相的后见之明。这是因为,对于一项已经做出并公开的发明,往往很容易证明本领域普通技术人员在主观上能够结合现有技术的各个技术特征做出该发明,但这种分析是事后眼光的产物或有后见之明之嫌,是应当予以避免的[9]


因此,创造性评判中将最接近现有技术与区别技术特征结合的“可能性”并不必然等同于这种结合的“显而易见性”,而是只有在现有技术给出相关明确的技术启示的情况下,这种“可能性”才能转化为“显而易见性”。


无独有偶,在另一件发明申请的复审决定书中(申请号201280040927.7),合议组同样支持了我们的观点,并明确给出了本领域普通技术人员“能够”实现区别技术特征并不必然等同于将最接近现有技术与该区别技术特征结合对于本领域普通技术人员来说是显而易见的论断。“尽管以现有技术来看,制备圆形的颗粒应是本领域普通技术人员依据现有技术能够做到的,但从对比文件1的技术方案出发,本领域普通技术人员并没有更改其制备方法以获得圆形颗粒的动机。”


复审委其他案例的判决,进一步支持了以上的结论,也表明在这个问题上,复审委的立场是一贯的。


专利复审委员会于1993年作出的第358号复审请求审查决定涉及在一种常规装置上结合某种已知技术手段是否显而易见的问题:该技术手段的固有特性是已知的,将其用在一个常规的装置上对本领域普通技术人员来说具有智力上的可能性,即,本领域普通技术人员可能或有能力进行结合;但是,如要认定这种结合是本领域普通技术人员可以显而易见地进行这种结合,则有必要证明现有技术中存在进行这种结合的教导或启示[7]


专利复审委员会于2000年作出的第1657号复审请求审查决定作出了如下的论述:对比文件1中存在采用本专利技术方案的可行性,但缺乏必然性;虽然本专利的这种技术思路可能隐含在对比文件1公开的技术方案中,但对比文件1对此并未给出明确的教导,也未给出任何相关的技术启示;这只能说明现有技术仅给出了采用该申请技术方案的“可能性”,但并未给出采用该技术方案的“必然性” [10]


在现有技术给出相关技术启示的情况下,将最接近现有技术与区别技术特征结合的“可能性”就会转化为“显而易见性”。专利复审委员会于2004年作出的第5806号无效宣告请求审查决定涉及新旧版人民币磁性判伪点钞机,其中的一个并列技术方案与现有技术的区别在于识别判伪部分的磁传感器还包括一个长感应区磁感应器以及短感应区磁传感器相对于长感应区磁感应器设置位置;但这种不同针对的是新版人民币感磁防伪线相对于旧版人民币发生变化的事实,是根据要检测的新版人民币感磁防伪线的分布特点决定的,该发明的技术方案的技术思路和原理与现有技术是一致的,因此这种不同是本领域技术人员在设计检验新版人民币时的必然选择;在现有技术给出的用磁传感器检测人民币上防伪感磁油墨的启示下,得出这种技术方案对于本领域普通技术人员来说是显而易见的[11]

 

五、结论

因此,判断是否显而易见,核心问题完全不在于是否存在将最接近现有技术与区别技术特征结合的可能性,或本领域普通技术人员实现区别技术特征的可能性或能力,而是在于现有技术是否给出了将最接近现有技术与区别技术特征结合的相关技术启示。

 

在判断过程中,要确定的是现有技术整体上是否存在相应的技术启示,即现有技术中是否给出了将区别特征应用到最接近现有技术以解决发明实际要解决技术问题的技术启示,这种启示会使本领域普通技术人员在面对该技术问题时有动机改进该最接近现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示,则发明是显而易见的,否则就不是显而易见的。因此,现有技术是否给出了将最接近现有技术与区别技术特征结合的相关启示,才是判断发明是否显而易见的至关重要的考量要素。

 

 

参考文献

[1] 国家知识产权局,专利审查指南(2010版),北京:知识产权出版社,2010:170-173.

[2] 石必胜,中国政法大学博士学位论文—专利创造性判断比较研究,北京:中国政法大学,2011:31-32.

[3] 尹新天,中国专利法详解,北京:知识产权出版社,2011:272-273.

[4] 国家知识产权局,专利审查指南(2010版),北京:知识产权出版社,2010:173-174.

[5] 国家知识产权局,实审操作规程·实质审查分册,北京:知识产权出版社,2011:80.

[6] 国家知识产权局,实审操作规程·实质审查分册,北京:知识产权出版社,2011:81-82.

[7] 李永红,专利复审委员会复审请求审查决定(1993年第358号).

[8] 尹新天,中国专利法详解,北京:知识产权出版社,2011:265.

[9] 石必胜,中国政法大学博士学位论文—专利创造性判断比较研究,北京:中国政法大学,2011:50.

[10] 张荣彦,专利复审委员会复审请求审查决定(2000年第1657号).

[11] 王桂莲,专利复审委员会无效宣告请求审查决定(2004年第5806号).